사실심 변론종결 후 이루어진 정정심결은
특허소송에서 더 이상 재심사유로 보지 않음
(대법원 전원합의체 판결 : 기존 대법원 판결 변경) | 대법원은 2020. 1. 22. “특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다”고 판단함으로써, 종래 이를 재심사유로 보고 원심판결을 파기하였던 대법원 판결들을 모두 변경하는 전원합의체 판결을 선고하였습니다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결). | | 1. 종래 대법원 판결 | | 사실심 변론종결 이후의 정정심결 확정이 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유에 해당하는지 여부에 대하여, 종래 우리 대법원 판례는 (i) 심결취소소송(대법원 2001. 10. 17. 선고 99후598 판결, 대법원 2008. 7. 24. 선고 2007후852 판결, 대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후36 판결), (ii) 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송(2004. 10. 28. 선고2000다69194 판결)에 대하여 모두 사실심 변론종결 이후의 정정심결 확정이 재심사유에 해당한다는 입장이었습니다. 우리 대법원은 정정심결 뿐만 아니라 특허무효심판절차에서의 정정청구에 대한 심결의 확정도 마찬가지로 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유에 해당한다고 판시(대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후3133 판결)한 바 있습니다. 이에 따라 종래 대법원은 특허권에 대한 정정심결 등이 확정되면 관련 특허에 대한 무효 및 침해소송 사건의 원심판결에 재심사유가 발생하였다는 이유로 이를 파기환송하는 것이 원칙적인 모습이었습니다. | 2. 전원합의체 판결 요지
| | 그런데, 최근 대법원은 전원합의체 판결로 “특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다”고 판단하였습니다. 나아가 “이러한 법리는 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에서도 그대로 적용되어야 한다. 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 종국판결이 확정되거나 그 확정 전에 특허권자가 정정의 재항변을 제출하지 않았음에도 사실심 변론종결 후에 정정심결의 확정을 이유로 사실심 법원의 판단을 다투는 것은 허용되지 않는다”고 판단하였습니다. 그 이유로, 정정심결이 확정되더라도 ① 심결과의 관계에서 원 처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 하는 대상일 뿐 판결의 기초가 되는 행정처분으로 볼 수 없고, ② 정정 전의 명세서 등에 따른 특허의 무효 여부는 여전히 특허권자와 제3자 사이에는 계속하여 특허무효 분쟁의 대상으로 남아 있는 것이므로, 정정을 인정하는 내용의 심결이 확정되었다고 하여, 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 확정적으로 변경되었다고 단정할 수 없으며, ③ 정정의 소급효 규정은 정정 전의 명세서 등에 따라 발생한 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지가 아니고, ④ 특허권자는 정정청구 및 정정심판청구를 통하여 얼마든지 특허무효 주장에 사전에 대응할 수 있음에도 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다툴 수 있도록 하는 것은 소송절차와 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되기 어려움을 들어서, 위와 같은 판결 변경의 판시를 하였습니다.
| 3. 전원합의체 판결의 의의 및 시사점
| | 종래에는 특허권자가 특허무효심판, 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송에서 패소한 이후에도 심결취소소송 상고심에서 특허발명의 정정심판을 청구하여 이를 원인으로 파기환송 판결을 이끌어 냄으로써, 특허발명의 무효 확정을 막고 특허권을 연장하여 계속 행사하는 전략을 사용하는 경우가 빈번하였습니다.
그러나 이번 전원합의체 판결로 인하여, 특허무효심판, 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송, 나아가 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 사실심 변론종결 이후 당해 특허발명에 대한 정정심결이 확정되더라도 이는 재심사유가 되지 않는 것으로 대법원의 입장이 변경되었습니다.
이에 따라 특허권자는, 상고심 판결 직전까지 특허발명에 대한 정정심결을 받음으로써 특허의 무효 확정을 막거나 특허권의 효력을 행사하는 전략을 사용하는 것이 더 이상 불가능해졌습니다. 이와 같은 전원합의체 판결로 인해 심결취소소송이나 특허침해소송의 사실심 변론 종결 이전까지 최적의 정정이 이루어지도록 특허발명의 정정에 대한 전략을 신속하고 정확하게 수립하여야 할 필요성이 매우 커졌습니다. | 법무법인(유) 광장 IP그룹은 국내 최대 규모의 특허침해소송 사건을 비롯하여 다수의 특허 침해 및 무효소송에서 많은 경험과 노하우를 쌓아왔습니다. 이와 관련하여 저희 법인의 도움이 필요하실 경우 법무법인(유) 광장 IP그룹에 문의하여 주시기 바랍니다. | | | | | |
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