韓国大法院が判例変更
「事実審弁論終結後の訂正審決は特許訴訟の再審事由とならない」

2020年1月22日、韓国大法院は、「特許無効審判に対する審決取消訴訟における事実審の弁論終結後に、特許発明の明細書等について訂正を行う旨の審決が確定した場合であっても、訂正前の明細書等により判断した原審判決につき、民事訴訟法第451条第1項第8号所定の再審事由があると解することはできない」と判断したことにより、従来、これを再審事由として原審判決を破棄した大法院判決等を全て変更する全員合議体（日本の最高裁での大法廷に相当）判決を言い渡しました（大法院2020年1月22日宣告2016フ2522全員合議体判決）。

事実審の弁論終結後の訂正審決の確定が、民事訴訟法第451条第1項第8号に定める再審事由に該当するかにつき、従来の大法院判例は、（ⅰ）審決取消訴訟（大法院2001年10月17日宣告99フ598判決、大法院2008年7月24日宣告2007フ852判決、大法院2010年9月9日宣告2010フ36判決）、（ⅱ）特許権侵害を原因とする民事訴訟（2004年10月28日宣告2000ダ69194判決）について、いずれも事実審の弁論終結後の訂正審決の確定が再審事由に該当するというものでした。大法院は、訂正審決のみならず、特許無効審判手続における訂正請求に対する審決の確定も同様に民事訴訟法第451条第1項第8号に定める再審事由に該当すると判示（大法院2006年2月24日宣告2004フ3133判決）しています。

しかし、このほど、大法院は、全員合議体判決で、「特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審の弁論終結後に特許発明の明細書等について訂正を行う旨の審決が確定した場合であっても、訂正前の明細書等により判断した原審判決に民事訴訟法第451条第1項第8号に定める再審事由があると解することはできない」と判断しました。さらに、「かかる法理は、特許権の権利範囲確認審判に対する審決取消訴訟および特許権侵害を原因とする民事訴訟においてもそのまま適用されなければならない。特許権侵害を原因とする民事訴訟の終局判決が確定し、又はその確定前に特許権者が訂正の再抗弁を提出しなかったにもかかわらず、事実審の弁論終結後に訂正審決の確定を理由として事実審裁判所の判断を争うことは許されない」と判断しています。

従来、韓国では特許権者が特許無効審判、権利範囲確認審判に対する審決取消訴訟で敗訴した後も、審決取消訴訟の上告審において特許発明の訂正審判を請求し、これを原因として破棄差戻しとする判決を得ることにより、特許発明の無効確定を防ぎ、特許権を延長し引き続き行使するという戦略が用いられるケースが見受けられました。

しかし、今回の全員合議体判決に判例変更より、特許無効審判、権利範囲確認審判に対する審決取消訴訟、さらに特許権侵害を原因とする民事訴訟の事実審の弁論終結後に当該特許発明に対する訂正審決が確定した場合であっても、再審事由には当たらないことになります。

したがって、特許権者が、上告審の判決言渡しの直前まで特許発明に対する訂正審決を受けることにより特許の無効確定を防ぎ、または特許権の効力を行使する戦略を用いることが、韓国では不可能となりました。企業としては、今般の全員合議体判決を機に、審決取消訴訟または特許侵害訴訟の事実審の弁論終結前まで最適な訂正が行われるよう、特許発明の訂正に関する精緻な戦略を迅速に立てる必要があります。

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