韩国《发明专利法》及《反不正当竞争法》修正案的解读
--引入惩罚性损害赔偿制度以及减轻对侵权行为的举证责任 |
韩国最近对《发明专利法》及《关于反不正当竞争及商业秘密保护的法律》（以下简称“反不正当竞争法”）进行了修改，主要引入了惩罚性损害赔偿制度并减轻了对侵权行为的举证责任。修正案于2018年12月7日通过了韩国国会审议，预计将从2019年7月份开始实施。不过，对于发明专利及商业秘密侵权适用惩罚性损害赔偿规定，将从修正案实施以后所发生的的侵权行为开始适用；对发明专利侵权行为的举证责任的减轻方面的规定，则从修正案实施以后最先提起的侵权诉讼开始适用。 |
一、《发明专利法》的主要修改内容 1. 引入惩罚性损害赔偿制度--最高可赔损害金额的三倍 |
| 《发明专利法》修正案引入了惩罚性损害赔偿制度，对于是在故意情形下实施的发明专利侵权行为，其赔偿金额最高可以定为所认定的损害金额的三倍（新设的第128条第8款）。并明确规定，在确定赔偿金额时，除应当考虑“侵权行为引起的损害规模、侵权人因侵权行为所获得的经济利益、侵权行为的期间以及次数、侵权人为救济侵权行为引起的损害所努力的程度”，还需要考虑“侵权人是否处于有利地位、故意或者认识到发生损害的可能性的程度、侵权人的财产状况、针对侵权行为所处的罚金”等侵权人的主观状态以及经济情况（第128条第9款）。 新设的上述规定是旨在防止窃取中小企业技术，更好地保护发明专利权人。针对这种情况，拟实施某项技术的企业，则需要更加注重技术实施合规方面的审查，例如针对所实施的技术构成发明专利侵权的可能性，事先征询外部专家的意见，强化内部检验程序，提前准备好技术开发基础资料等能够证明属于自己开发的技术的证据等。 中国也在考虑将惩罚性损害赔偿制度引入专利法，但是，包含该制度的专利法修正案目前尚未通过全国人民代表大会的审议。所以，针对专利侵权的惩罚性损害赔偿，对中国企业而言，属于比较陌生的制度，有必要特别留意。 |
| 2. 减轻对侵权行为的举证责任 |
自2013年现行《反不正当竞争法》增加第二条第一款第十项以来，一直有关于单独保护商业创意的议论。也有基于上述条款的规定，在个案中将商业创意认定为成果给予保护的判例。
但是，除具备注册专利的要件或者针对商业创意的使用已签署明确的合同的情形以外，由于不存在明确的保护规定，即使商业创意被盗，也很难给予完整的保护。
现实中不给予任何补偿而擅自使用通过洽谈业务、投标、公募展览等，获取的正式实现商业化之前的中小企业、创业公司或开发人员等的具有经济价值的商业创意的案例频繁地发生，在这种情况下，不存在有效的救济手段这一点，受到了强烈的批判。
鉴于这样的需要，新《反不正当竞争法》为了积极保护中小企业、创业公司及开发人员的新颖的商业创意，规范不正当地使用商业创意的行为，在第二条第一款第十项中增加了“在事业建议、投标、公募等交易谈判以及交易过程中，为了自己或者第三方的商业利益，针对包括他人的具有经济价值的技术方面或者商业方面的创意的信息，以不符合其提供目的的方式，不正当地使用或者提供给他人使用的行为”为不正当竞争行为的新类型，并以但书的形式规定了免责事由，即接受他人提供的商业创意的主体，可以证明其在接受提供时，已经知道该商业创意或者该商业创意属于同行业人员广为知悉的事实的，则免责。
并且，针对违反上述规定的行为，新《反不正当竞争法》同时赋予了特许厅长等调查、责令改正的权限（《反不正当竞争法》第七条、第八条）。但是，由于该行为不包括在刑事责任的范围中，因此，不能对此采取刑事措施（《反不正当竞争法》第十八条第三项第一号）。
根据如上修改，原本除当事人已签署明确的合同的情形以外，处于受保护死角地带的擅自使用他人商业创意的行为，实现了即使没有明确的合同规定，也可以受到保护。一方面，本次修改实现了积极适用法律调整不正当地使用他人商业创意的行为的可能性，另一方面，在今后的实务中，针对什么样的情形属于“不正当地使用”，预计企业之间法律攻防战会大幅增加。
中国《反不正当竞争法》中尚没有保护商业创意的规定。在实务中，除对商业创意的保密及使用事先签署明确的合同以外，很难保护商业创意不被他人盗用。在韩国开展业务的中国企业需要特别注意，如果在韩国擅自模仿他人的商业创意，则很有可能被认定为是不正当竞争行为，并受到相应的法律规制；所以在开展业务时尤其应注意其行为是否是侵犯了他人的商业创意，同时，也可以运用该条款，保护自己的商业创意不被他人所盗用。 |
二．《反不正当竞争法》的主要修改内容 1. 引入了惩罚性损害赔偿制度----最高可赔损害金额的三倍 |
| 与《发明专利法》相同，《反不正当竞争法》也引入了惩罚性损害赔偿制度，在商业秘密侵权行为被认定为故意的情况下，最高可以将赔偿金额定为所认定的损害金额的三倍，以期实现强化对被害人的救济的目的（新设第14条之2第6、7款）。 |
| 2. 降低了商业秘密构成要件中的保密性要求 |
现行《反不正当竞争法》将商业秘密构成要件中的保密性从原来的“通过相当高的努力保持为秘密”，降低为“通过合理的努力保持为秘密”，本次修正案则修改为“作为秘密进行管理”，进一步降低了保密性构成要件（第2条第2号）。这显然增加了至今保护相对薄弱的中小企业等的商业秘密能够获得保护的可能性，但是，在实务上认定商业秘密时，对保密性的构成要件到底可以降低到什么程度，还需要持续关注今后的实务。 |
| 3. 加强了对商业秘密侵权行为的刑事处罚 |
根据现行《反不正当竞争法》的规定，即使员工带着公司的商业秘密离职，也只是属于商业秘密的泄露，因不属于不正当地获取、使用、公开商业秘密的情形，不属于商业秘密侵权。实务上，一直将这种情况作为业务上的背信罪进行处罚，但是，这种做法遭受了学术界以及实务界的众多批判。作为可以刑事处罚的情形，本次《反不正当竞争法》修正案中增加了“擅自将商业秘密带出指定的场所之外”或者“在收到商业秘密所有人要求删除或者归还的要求以后，继续持有该商业秘密”的行为，消除了处罚的盲点，并且全面提高了对商业秘密侵权行为的量刑标准，进一步加强了处罚力度（第18条第1、2款，第18条之3第1、2款）。因此，我们认为商业秘密保护的合规业务以及侵权行为发生时的高效应对将变得更加重要。 |
| 因上述法律修改，今后在专利侵权及商业秘密侵权的民事和刑事诉讼中，更加需要准确地理解技术，综合考虑整体情况，全面地加以应对。我们韩国广场律师事务所的知识产权团队通过代理包括韩国国内最大规模的发明专利侵权诉讼在内的众多关于发明专利及商业秘密的诉讼，积累了丰富的相关领域业务经验和精湛的专业技能。如果需要进一步了解我们广场律师事务所的知识产权团队，请联系右侧相关律师。 |
